Duitse whisky mag de aanduiding “Glen” niet in de naam voeren

Het Oberlandesgericht Hamburg (OLG) heeft in een uitspraak van 20 januari 2022 bepaald dat Duitse Whisky niet de aanduiding “Glen” in de naam mag voeren. Door deze aanduiding wordt volgens het OLG een voorstelling gemaakt van de beschermde geografische aanduiding (GA) “Scotch whisky”.

De casus

Michael Klotz, een internethandelaar, verkoopt whisky onder de naam “Glen Buchenbach”. De whisky wordt door de Waldhornbrennerei, de distilleerderij van de familie Klotz, geproduceerd in de Duitse gemeente Berglen. Door de aanduiding “Glen” te gebruiken in de naam van deze Duitse whisky, wordt volgens de Scotch Whisky Association (SWA), een handelsorganisatie die de Schotse whisky industrie vertegenwoordigt, inbreuk gemaakt op de GA “Scotch whisky”. Daarom verzocht de SWA het Landgericht Hamburg (LG) de verkoop van Duitse whisky onder de naam “Glen Buchenbach” te verbieden. Aangezien het LG twijfelde of de aanduiding “Glen” in de naam van de Duitse whisky verboden was, werden er prejudiciële vragen gesteld aan het EU Hof van Justitie (Hof). In een arrest van 7 juni 2018, gaf het Hof uitleg over de wijzen waarop GA’s worden beschermd. Dit arrest wordt besproken in de blog: Beschermde geografische aanduiding: mag een Duitse whisky “glen” in de naam voeren? Naar aanleiding van de antwoorden van het Hof, wees het LG de vorderingen van de SWD in een uitspraak van 7 februari 2019 toe. Michael Klotz ging tegen deze uitspraak in beroep bij het OLG.

Oordeel van het OLG

Brexit

Volgens de SWD maakt Michael Klotz inbreuk op de GA “Scotch whisky” door in strijd met artikel 21 lid 2 Vo 2019/787 (voorheen artikel 16 Vo 110/2008) de aanduiding “Glen” te gebruiken in de naam van de niet in Schotland geproduceerde whisky. Ten tijde van de sluiting van de mondelinge behandeling van de zaak bij het OLG, was het Verenigd Koninkrijk (VK) echter geen lid meer van de EU. Volgens het OLG is dit irrelevant. Op grond van zowel artikel 1 lid 2 Vo 2019/787 als artikel 1 lid 2 Vo 110/2008, gelden beide verordeningen voor alle in de Unie in de handel gebrachte gedestilleerde dranken, ongeacht of zij in de Unie dan wel in derde landen zijn geproduceerd (r.o. 66-67).

Ontoelaatbare voorstelling van de GA “Scotch Whisky”

Ingevolge de artikelen 16 sub b Vo 110/2008 en 21 lid 2 sub b Vo 2019/787 worden GA’s beschermd tegen “elk misbruik, elke nabootsing of voorstelling, zelfs indien de werkelijke oorsprong van de producten of diensten is aangegeven, of indien de beschermde naam is vertaald of vergezeld gaat van uitdrukkingen zoals “soort”, “type”, “stijl”, “methode”, “op de wijze van”, “imitatie”, “smaak”, “zoals” en dergelijke, ook wanneer die producten als ingrediënt worden gebruikt”. Het OLG leidt uit het Queso Manchego arrest af dat bij de beoordeling of er sprake is van een “voorstelling”, moet worden nagegaan of het doelpubliek door de naam van het betrokken product ertoe wordt gebracht in zijn geest een rechtstreeks verband te leggen met het product dat de beschermde GA draagt (r.o. 72-73).

In het onderhavige geval wordt het doelpubliek gevormd door de gemiddelde Europese consument die daadwerkelijk of potentieel geïnteresseerd is in whisky (r.o. 79). Bij “een relevant deel” van” dit doelpubliek wordt door de aanduiding “Glen” in de benaming “Glen Buchenbach” voor een “single malt whisky” ertoe gebracht een rechtstreeks mentaal verband te leggen met de GA “Scotch Whisky”. Dit is zelfs het geval als deze associatie voor de hand kan liggen vanwege de productieomschrijving “single malt whisky”. Een mogelijk hierdoor teweeg gebrachte “vage basisassociatie”, wordt door het gebruik van de aanduiding “Glen” immers “aanzienlijk verstrekt” (r.o. 78 en 87).

Bij het doelpubliek komt de aanduiding “Glen” over als een element van de merkaanduiding “Scotch whisky” (r.o. 81-86):

In de visie van het OLG is het irrelevant of en zo ja hoe de aanduiding “Glen” op andere producten wordt gebruikt. Doorslaggevend is namelijk de rechtstreeks mentale associatie die het doelpubliek maakt wanneer het de aanduiding “Glen” ziet in de benaming van een whisky (r.o. 98). Daar komt bij dat de aanduiding “Glen” in de naam “Glen Buchenbach” opzettelijk is gekozen (r.o. 99).

De inbreukmakende voorstelling wordt niet opgeheven door vermelding op het etiket van:

Verduidelijkende aanduidingen zijn immers irrelevant (r.o. 100).

Tot slot wijst het OLG erop dat een verbod op het gebruik van een GA alleen betrekking kan hebben op de reclame, etikettering en de distributie van een inbreukmakend product. Bijgevolg kan geen verbod worden gevraagd voor de fabricage en de botteling (r.o. 103-107). Dat deel van het verzoek van de SWA wordt daarom afgewezen.

Commentaar

Belang van de besproken uitspraak

Zoals reeds is opgemerkt in de blog Beschermde oorsprongsbenaming: de smaak van“champagner sorbet”, moet het Hof regelmatig uitleg geven over de beschermingsomvang van beschermde oorsprongsbenamingen (BOB’s) of GA’s. Het is de nationale rechter die de abstracte antwoorden van het Hof in de praktijk moet toepassen. Gelet hierop is het lezenswaardig hoe de Duitse rechter dat in voorkomend geval doet.

EU-VK terugtrekkingsakkoord

Het valt op dat het OLG de toepasselijkheid van Vo 32019/787 en Vo 110/2008 uitsluitend baseert op de verordeningen zelf. Er wordt niet verwezen naar artikel 54 van het op 1 februari 2020 in werking getreden EU-VK terugtrekkingsakkoord waar wordt geregeld dat GA’s die uiterlijk op 31 december 2020 zijn geregistreerd onverkort beschermd blijven.

De door het OLG uitgevoerde toets

In de kern moet het OLG beoordelen of het doelpubliek door de aanduiding “Glen” in een whisky denkt aan Schotse whisky. Het OLG stelt dat dit het geval is. Maar dit oordeel lijkt niet op concreet onderzoek te berusten. De op enquêtes gebaseerde deskundigenadviezen die in het geding waren gebracht vormden immers geen bindend bewijs (r.o.95). Een advies was te weinig indicatief wegens het ontbreken van een correct geselecteerd doelpubliek (r.o. 93 en 96). Het andere advies was eveneens onvolledig, aangezien niet was onderzocht of de associatie met “Scotch Whisky” reeds was gebaseerd op de productcategorie “Whisky” (r.o. 95). Desondanks kon het dienen als aanvullend bewijs (r.o. 91). Onder verwijzing naar met name een uitspraak van 19 september 2019 van het OLG met betrekking tot “The Glen Els”, lijkt er veeleer een abstracte toetsing te hebben plaatsgevonden. Of dat de bedoeling van het Hof is, valt te betwijfelen.